美國專利法規定申請人在符合法定條件時可提出延續申請（Continuing Application），延續申請（Continuing Application）包括：繼續申請（Continuation Application）、部分繼續申請（Continuation-in-part Application）和分案申請（Divisional Application）。一個原始專利申請（一般稱為母案）不依賴另一個在先的申請，設立了一個自己的有效申請日；延續申請（Continuing Application）是在該原始專利申請的基礎上，對其申請文件進行整理、補充或選擇而形成的新申請，并依賴于該原始專利申請的有效申請日。
下面筆者對繼續申請（Continuation Application）、部分繼續申請（Continuation-in-part Application）和分案申請（Divisional Application）的區別及提交策略進行簡單介紹和探討。
延續申請（Continuing Application）包括：繼續申請（Continuation Application）、部分繼續申請（Continuation-in-part Application）和分案申請（Divisional Application）。
這三種延續申請的提出都必須滿足下列條件：
1、提出申請時，母案必須為懸而未決的狀態（pending）；
2、繼續申請與母案申請的發明人至少有一個是相同的；
3、繼續申請的說明書正文應當依據母案的申請文本而成；
4、母案申請應當是正式申請；
5、繼續申請也應當繳納申請費。
這里，母案為懸而未決的狀態，并不意味著該原始申請必須為懸而未決的狀態，僅要求該母案或者該母案的任一個繼續申請為懸而未決的狀態即可。
繼續申請（Continuation）與母案具有相同的公開內容，并且要求該母案的優先權，除了以上均需要滿足的條件以外，繼續申請的提交還需要滿足該條件：其權項必須完全被母案的公開內容支持。
部分繼續申請（Continuation-in-part Application）在母案的公開內容的基礎上增加了新的內容，權項涉及新的主題。部分繼續申請可以用來加入在原始申請的申請日之后做出的改進，或克服在先申請公開不充分的問題。通常提出部分繼續申請的目的是為了加入原始申請中沒有揭露的特征以及申請不同于原始申請的權利要求保護范圍。部分繼續申請的權項中由母案公開內容所支持的主題可以獲得母案的有效申請日，但是權項中由新增內容所支持的主題不能獲得該母案的有效申請日，其有效申請日為該部分繼續申請的提交日。因此部分繼續申請有兩個有效申請日，一個是原始申請的申請日，另一個是新增加內容的申請日，原始公開的內容和新增加部分的申請日分別計算，但專利權期限從原始公開內容的申請日起算20年。
這里需要提醒國內申請人的是，按照中國專利法規定，申請人將在中國完成的發明向外國申請專利的，應當事先報經專利局進行保密審查。而未經保密審查的發明直接向外所申請專利的，很有可能導致該發明在中國境內喪失權利。因此國內申請人在提交部分繼續申請時，必須考慮好后續是否要在國內保護這些新增的主題，若仍有保護需求，則一定要先進行保密審查，以避免后續在中國境內喪失權利的風險。
分案申請（Divisional Application）與母案具有相同的公開內容，但是權項涉及的保護主題與母案不同。當美國專利局發現一個申請具有的權項涉及兩個以上發明，且不滿足可允許的一些特例時，美國專利局會發出RR（Restriction Requirement）要求申請人選擇一個發明以繼續審查程序，并要求撤回涉及未選擇發明的權項。針對這些撤回的權項，申請人可以選擇在母案為懸而未決狀態期間的任意時期提交分案申請。
針對以上三種延續申請，申請人在選擇時應該重點考慮哪些因素呢，在選擇時必須考慮通過提交延續申請獲得在先有效申請日的優勢和劣勢分別有哪些。
首先，申請人必須牢記，專利的保護期為自最早提交的母案的申請日起20年。相比于提交原始申請，提交延續申請有導致保護期縮短的風險。然而提交延續申請可能考慮的是獲得母案申請的有效申請日，以克服一些在先的現有技術或者一些法律禁止。
另一個提交延續申請的非常重要的考慮是為了使母案一直維持在懸而未決的狀態，以觀察市場和競爭者的反應，并應對其他競爭者針對母案進行規避設計。當母案獲得授權成為一項授權專利時，其他競爭者可能會生產產品以規避母案的授權權項的范圍（design around the patent），該母案的申請人可以在延續申請中尋求對應的權項范圍，以使得該競爭產品落入侵權范圍；或者，申請人可以在母案的基礎上增加一些改進，以獲得不同的保護范圍。當然，可以選擇這種方式的申請人必須付出較多的資金和人力投入。
還有一個需要考慮的是商業利益。母案申請一般都會把權項范圍寫的盡可能的寬，以獲取盡可能大的保護范圍。而專利局通常都會通過新穎性和創造性駁回理由來拒絕較寬范圍的權項，以要求申請人盡可能地縮小權項的范圍。而當申請人已經有一款特定的產品具有即時的商業潛能，對于申請人來說比較明智的做法是在審查過程中先將權項范圍縮小獲得專利以覆蓋該特定的產品，然后提交一個延續申請以繼續尋求更寬的保護范圍或者不同的保護范圍。
下面筆者結合實際處理的案例探討提交上述延續申請的策略。
在第一個案例中，申請人的母案申請保護一種支架，審查員檢索到的現有文件與申請人希望保護的支架有較大的區別，但是由于母案申請的說明書和附圖均未明確公開該實質的區別點，因此基于這種情況，繼續與審查員爭辯的意義不大，申請人選擇了提交部分繼續申請，對母案申請的說明書和附圖進行修改，描述形成實質區別的特征，且權項中體現了該區別特征。該部分繼續申請提交后即獲得授權。該案提交部分繼續申請的原因實際上是因為原始公開不充分或者說母案申請時并未考慮到如何撰寫說明書以與現有技術區別開。因此申請人在撰寫原始申請文本時，需要盡可能地把方案寫的詳細，并進行現有技術的檢索，以有針對性地撰寫說明書和設計權項范圍，以避免公開不充分的風險。當然，有些情況下，申請人會因某些特殊的原因對部分特征進行保密，選擇不公開這些特征，申請人在選擇保密的同時必須考慮到后續可能出現的公開不充分及不能與現有技術形成區別的風險。
在第二個案例中，申請人希望以PCT國際申請進入美國國家階段，但是由于申請文本中有較多的形式錯誤和描述不清楚的問題，如果繼續采取原始翻譯加主動修改的方式進行，一方面操作起來很不方便，另一方面修改幅度受到比較大的限制。因此申請人選擇以bypass方式進入美國，提交繼續申請，直接對原始說明書和權項進行改寫，以克服原始說明書中的形式錯誤和描述不清楚的問題。當然，在改寫中，需要嚴格把握修改的幅度，避免導致修改超范圍。
在第三個案例中，母案申請是基于國內兩個優先權合案申請的，申請人可能是綜合考慮費用和案件關聯性等原因選擇了合案申請進入美國。審查員發出了RR通知，指出該申請涉及多個發明，要求申請人選擇一個發明繼續審查。針對RR，申請人選擇了一個發明繼續申請，并將涉及其他發明的權項撤回。而最終獲得授權的專利的獨立權項與撤回的權項之間是并列的技術方案，撤回的權項不能恢復，因此申請人選擇提交分案申請的方式來繼續尋求保護這些撤回的權項。
以上，筆者對美國延續申請的種類及提交策略進行了探討，希望對國內申請人在提交美國申請時有所幫助。
來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
作者：袁穎
